Chipworks

케이스 스터디

지난 18년 동안, 당사는 지적재산권 담당 고위 경영진 및 그 외부 법률 자문 기관의 특허 라이센싱과 소송의 성공을 일관되게 지원해 왔습니다. 당사의 고객들은 수억 달러가 걸린 협상과 소송에서 명백한 특허 침해 증거를 찾기 위해 Chipworks와 협력하고 있습니다.

특허 침해 분석 - 업계 표준 이상의 증거

 Communications company extends standards based licensing program with potential to generate hundreds of millions in licensing revenue
이 기업은 세계 굴지의 통신 및 네트워킹 부문의 선도 업체로서, 인접 시장의 대형 기업들에 의한 잠재적인 무선 네트워킹 특허 침해 사실을 확인하여 추가적인 라이센싱 수익 창출을 도모했다. 이 기업은 우선 내부 자원을 활용하여 업계 표준을 기초로 증거를 수집하였다. 그러나 대상 기업들의 상대적인 규모와 첨단 기술 수준, 그리고 소송 가능성 때문에 이 기업은 추가적인 기술 분석을 도모하여 증거를 확고히 하고 강화된 입지를 확보한 후에 협상에 임하고자 하였다.
 

 Semiconductor company validates opportunity to monetize systems patents worth hundreds of millions in infringing revenue
이 기업은 세계적인 반도체 업체로서, 자사의 포트폴리오 가운데 전통적인 반도체 부문이 아닌 기타 시스템들의 수익을 올릴 수 있는 방법을 찾고 있었다. 고위 경영진에서는 지재권 그룹 이사에게 이 특허들의 수익을 실현할 전략을 개발하여 CEO에게 보고하는 업무를 할당하였다. 그는 특정 주요 통신 기업을 대상으로 시스템 특허 침해 가능성을 평가하는 작업부터 시작하기로 결정했다. 

침해 분석 - 반도체 기업의 경우

 Semiconductor company builds strong case against aggressor, sets precedent for negotiations
이 기업은 반도체 기업으로서 처음으로 라이센싱 방어 입장에서 특허권 협상을 하게 되어 었다. 이 협상이 향후 라이센싱 계약에서 전례가 되리라는 점을 깨닫고, 이 기업은 강력한 논거를 뒷받침하여 상대 회사를 수세에 몰아넣은 후 긍정적인 결과를 확보해야만 했다. 이 기업은 공세적으로는 기존 특허 포트폴리오와 구매 고려 중인 특허를 토대로 침해 증거를 찾아야 했고, 방어적으로는 선행기술을 추구하여 경쟁 업체의 청구를 무효화해야 했다.

 Semiconductor company takes program approach and cuts licensing fees by $80 million
이 기업은 제한된 가치의 IP 포트폴리오를 가지고 있는 매출 수십억 달러 규모의 반도체 회사로서, 훨씬 규모가 큰 상대 기업과 10년짜리 상호 특허 사용 계약을 맺었다. 매출이 늘어나면서 상대 기업에 대한 로열티 비용 지급도 증가하여 매년 1500만 달러에 육박하게 되었다. 라이센스 갱신을 앞두고 이사회에서는 IP팀에 로열티 지급금을 대폭 감축하라는 지침을 내렸다. 1억 달러 이상의 비용이 달려 있는 케이스였다.

 Small company turns defense into offense and nets $100 million plus
이 기업은 소규모 반도체 회사로서 세계적인 주요 반도체 선진 기업들로부터 집중 포화를 받아, 폐업 위기를 초래할 정도의 과도한 특허 사용료를 내야할 처지에 몰렸다. 상대방이 방대한 특허 포트폴리오를 보유한 공세적인 기업이므로, 이 회사는 선행 기술 조사와 무효 청구만으로는 위협이 제거되지 않을 것으로 보았다. 이 회사는 폐업 위기에 몰리지 않도록 상호특허가 필요했다. 회사는 본래 이렇다 할 고유의 특허가 거의 없었으나, 인수한 작은 설계회사가 고부가가치 포트폴리오 수익의 절반을 가져오기 시작했다.

 Conglomerate converts negative cash flow to multimillion dollar gain
이 회사는 매출 수십억 달러 규모의 대기업으로서, 하이테크 붐을 적극 활용하고자 붐의 초창기부터 반도체 부문으로 사업을 다각화했다. 이 대기업은 그러나 반도체는 강점 사업 부문이 아니라는 점을 깨닫고 이 부문을 매각했지만 60개 특허 포트폴리오는 유지하고 있었다. '고아'가 된 이 특허들은 이 대기업에 더이상 가치가 없는 것으로 간주되었다. 특허권 사용료 소득은 없으면서 유지비만 매년 10만 달러에 육박했으므로, 특허 포트폴리오는 비용만 꾸준히 나가는 비생산적인 자산이 되고 말았다. 특허에서 가치를 이끌어내고 유지비를 제거하기 위해, 이 회사의 법률/금융팀은 전문가의 조언이 필요하다는 점을 인정하게 되었다.

 Global semiconductor company turns tables on an aggressor
이 기업은 통합 실리콘 솔루션 부문의 세계적 선도 업체로서, 연 수익이 거의 10억 달러에 달했다. 그러던 중 별안간 거대한 반도체 기업으로부터 10개 특허권의 침해를 주장하는 통지와 함께 클레임 차트를 받았다. 수백만 달러의 로열티 지급이 걸려 있고 협상 시한이 임박했던 시점에서 시장 선도 업체인 이 기업은 이 주장에 맞서기 위해 강력한 기술 증명 문건(technical documentation)이 필요했다.

침해 분석 - 전자 시스템 고객  

 Consumer electronics company reduces royalties, secures long-term agreement
이 회사는 대형 소비 가전 기업으로서, 자사의 첨단 기술 제품 출시에 매우 중요한 주요 반도체 기업과 라이센스 계약의 갱신을 앞두고 있었다. 이 회사는 장기적인 협력 관계를 유지하기를 원하는 한편, 이번 기회에 로열티 지급금을 감축하기도 원했다. 수억 달러가 걸려 있는 만큼, 회사는 협상 시 자사의 입지를 강화할 수 있는 확고한 증거가 필요했다. 

 Computing firm builds strong case against global electronicsc ompany worth licensing revenue over $100 million
이 회사는 컴퓨터 기업으로서, 한 대형 전자제품 회사와 협상을 시도했으나 성공적이지 못했다. 성공적인 협상을 위해서는 더욱 강력한 증거자료가 필요하다는 점을 깨닫고, 이 컴퓨터 회사는 외부 전문 인력의 도움을 받기로 했다. 일부 리버스 엔지니어링 기업의 작업에 불합격점을 준 후, 이 기업은 더욱 강력한 클레임을 위해 Chipworks와 협력하기로 하였다.

소송 지원 

 Law firm helps electronics company win multimillion dollar license against competitor

 Law firm helps global computing giant reach a settlement and reduce its royalties
이 기업은 매출 규모가 수십억 달러에 이르는 세계적 컴퓨터 기업으로, 한 소기업으로부터 특허 침해 통지를 받았다. 로펌의 자문을 통해, 이 기업은 로펌과 상의하여 공격을 방어 전략의 일환으로 삼기로 했다. 즉 이 소기업의 특허 침해 사실을 찾는 것이다. 독립 기관의 신뢰성 있는 증거와 전문가 증언이 사건에 긴요할 것으로 보고, 로펌에서는 이전에 성공적인 케이스를 구축하는 데 도움을 받은 적이 있는 Chipworks와 제휴하였다.

라이센싱 관련 방어 전략

 Semiconductor company uses evidence of prior use to defend against NPE, saving millions in royalty payments
대형 반도체 기업인 이 회사는 자사의 한 핵심 제품군에 대해 한 특허관리전문회사(NPE)로부터 특허 침해 통지를 받았다. 회사는 당초 내부 인력과 외부 자문을 활용하여 선행 기술을 통한 특허 무효를 시도하고자 했다. 이 과정에서 선행 기술 증거를 발견할 수 없자, 회사는 Chipworks에 연락을 취해, 선사용을 통한 특허 무효가 성립하는지 평가를 의뢰했다.

 Consumer electronics giant gains evidence of non-infringement, law suit with NPE is dismissed
대형 소비 가전 업체인 이 기업은 한 특허관리전문회사(NPE)로부터 클레임 차트와 함께 특허 침해 통지를 받았다. 침해 주장은 향후 수백만 달러의 수익이 기대되는 이 기업의 신생 기술 부문을 겨냥하고 있었다. 손실을 최소화하기 위해, 이 기업은 비침해 증거를 비롯한 제한적인 방어 전략을 선택했다.

 Law firm helps semiconductor company invalidate patents through prior use and reach a favorable settlement
이 회사는 반도체 업체로서 규모가 두 배나 되는 경쟁업체와 특허 라이센싱 협상 중이었다. 이 회사의 전략은 경쟁업체의 특허를 무효화하는 것이었다. 매우 강력한 상대편에 맞서 유리한 합의를 이끌어내기 위해서는 반박할 수 없는 증거가 필요하리라는 점을 이해하고, 이 회사는 선행 기술 검색 시에 선사용도 포함하고자 했다.  

 Law firm helps large electronics company defend against NPE with non-infringement evidence
매출 규모 수십억 달러 대의 기업인 이 회사는 한 특허관리전문회사(NPE)로부터 특허 침해 통지를 받았다. 방어 전략의 일환으로, 이 기업은 특허를 침해하지 않았다는 증거를 찾고자 했다. 소송이 진행 중이었으므로 시간 싸움이기도 하였기에 회사는 필요한 증거 수집을 지원할 외부 기업의 지원이 필요했다. 

특허 인수를 위한 실사

 Semiconductor powerhouse reduces patent acquisition risk, sets precedent for negotiations
이 회사는 반도체 최강 기업으로서, 수억 달러에 달하는 침해 수익이 달려 있는 전례없는 라이센싱 협상에 들어갔다. 협상이 경쟁사들 및 다른 업체들과의 향후 계약 시에 표준이 되리라는 점을 깨닫고, 회사는 이미 상당한 특허 포트폴리오를 더욱 넓힘으로써 자사의 강점을 보여주고 유리한 입지를 확보하고자 했다. 

Giant obtains valuable second opinion prior to purchasing patents, strengthens licensing position
이미 대형 경쟁업체와 수백만 달러에 달하는 협상 중이었던 이 반도체 대기업은 라이센싱 입지를 강화하기 위해 새 특허의 구매를 고려 중이었다. 이 회사는 잠재 구매 대상으로 일련의 특허를 파악했지만 경쟁사의 제품에 대해 자사 보유 특허의 강점을 평가할 내부 인력이 없었다. 투자 전에 더욱 면밀한 검토를 원했던 이 기업은 이 특허들로 협상 시 입지가 강화될 것인지 확인하기 위해 Chipworks를 찾았다.


  Global electronics company gains technical evaluation prior to patent purchase, creates counterclaim in litigation
이 회사는 전자 제품 제조업 부문에서 세계적인 대기업으로서, 주요 소비 가전 업체 한 곳에서 특허 침해 통지를 받았다. 자사의 핵심 제품군에 대한 특허권 사용료를 지급해야 한다면 수백만 달러에 이르는 비용 부담이 될 터였다. 대규모 특허 구매 전략의 일환으로, 이 회사는 자사의 기술이 아닌 부문의 특허 중에서 반대 소송(counterclaim)을 뒷받침하고 향후 라이센싱 가치가 있는 기술 부문에 속하는 특허를 파악하였다.

 Private equity firm evaluates patent portfolio prior to acquisition, declines deal and saves millions in investment
이 회사는 수십억 달러 규모의 투자펀드(private equity) 기업으로서, 방대한 기술 특허 포트폴리오를 보유한 부실 기업의 매입을 고려 중이었다. 외부 자문과 협력하여, 이 회사는 실사 과정의 첫 걸음으로 포트폴리오의 라이센싱 잠재력을 평가하고자 했다.